Лицензионное соглашение – это официальный документ, по которому одна из сторон (лицензиар, владелец патента) передает право на пользование изобретением (промышленным образцом, усовершенствованной моделью) другой стороне (лицензиату). Одним из главных условий соглашения является принятие лицензиатом обязательств своевременно и в полном объеме перечислять оговоренные соглашением платежи и производить другие действия, прописанные в договоре неисключительной или исключительной лицензии.
Лицензионно соглашение – это договор, который имеет возмездный, взаимный и консенсуальный характер.
Оформление лицензионного соглашения при передаче той или иной технологии внутри государства или между разными странами – это одна из главных правовых форм, позволяющих защитить с позиции законодательства все стороны сделки. Само слово «лицензия» произошло от латинского «licentia». В переводе это слово означает свобода или разрешение выполнять какие-либо действия.
Сегодня оформление лицензий используется во всем мире, как один из основных способов регулирования бизнес-деятельности физических и юридических лиц. При этом сами лицензии могут выдаваться исключительно владельцами прав собственности или уполномоченными государственными структурами. Как правило, такие документы предоставляются в качестве разрешения на осуществление определенного рода деятельности, к примеру, ведение медицинской практики.
Термин «лицензия» часто применяется в отношении к внутреннему или международному обмену различными изобретениями или прочими объектами собственности, отличающимися своей спецификой и особенностями. В качестве сторон сделки в этом случае выступают:
- лицензиар – это лицо, которое является владельцем изобретения (специализированных знаний, патента). Лицензиар передает другой стороне сделки (лицензиату) разрешение (лицензию) на применение своих разработок (прав) с определенными ограничениями;
- лицензиат – сторона, которая покупает у владельца изобретения, коммерческих (производственных) знаний, патентов лицензию, дающую право использовать упомянутые выше блага в определенных соглашением границах.[33]
К основным отличительным особенностям лицензирования при его применении в отношении технологического обмена можно отнести:
1. В отличие от обычных лицензий, представляющих собой разрешение на ведение определенного вида деятельности и выдаваемого соответствующими государственными органами, лицензии на конкретный объект собственности всегда оформляются в форме лицензионного соглашения. В данном документе прописываются все необходимые условия сделки, которые определяются текущим уровнем спроса-предложения на интересующий объект.
2. Действие обычных лицензий, как правило, ограничено. В большинстве случаев документ "работает" в границах страны, где он был выдан. Оформление лицензионного соглашения на передачу какого-либо объекта промышленной собственности в большинстве случаев не ограничивается границами других стран и позволяет реализовывать полученный товар во всем мире. Это вызвано тем, что условия лицензионных соглашений, как правило, определены не законодательными актами той или иной страны, а условиями сделок по продаже или покупке аналогичных лицензий на мировом рынке.
3. В области научно-технических достижений есть свой национальный и международный рынок. В данном случае действует особое исключение. При этом в качестве правовой базы выступает мировая патентная система.[34]
Стандартные административные лицензии, дающие разрешение на выполнение каких-либо действий, могут продаваться различными путями с учетом конкуренции (к примеру, через аукционы). Как правило, у них нет национальных или международных рынков
Если говорить об объектах интеллектуальной собственности, то лицензия – это документ, подразумевающей передачу прав на объект (товарный знак, изобретение, программный продукт и так далее) лицензиату. Последний за определенное вознаграждение и на конкретных условиях получает возможность пользоваться определенным продуктом. При этом такие права оформляются путем оформления лицензионного соглашения.
Предметом гражданско-правового договора в сфере интеллектуальной собственности является передача соответствующего интеллектуального права. Сам результат интеллектуальной деятельности не может быть предметом такого договора (ст. 129 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ предмет договора открытой лицензии определяется как передача права использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.
Таким образом, предмет договора - это передача имущественного права, а не само произведение науки, литературы или искусства.
Закон устанавливает, что Правительство РФ предусматривает утверждение исчерпывающих перечней работ (услуг), составляющих конкретные виды деятельности, а также исчерпывающие перечни лицензионных требований и документов, представление которых необходимо для получения лицензии.
Однако практика показала, что эта общая идея плохо реализуется в российской теории и практике. На наш взгляд, одной из причин такого состояния является теоретическая неразработанность понятия «вид деятельности». Несмотря на то что указанное понятие включено в название закона, оно не находит своего содержательного определения в этом законе. Определение, данное в п. 3 ст. 4, может рассматриваться как образец полного отсутствия содержания и в таком своем изложении недостойно даже критики.
Напомним, там сказано, что лицензируемый вид деятельности является видом деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии.
В правоведении при широком употреблении этого термина почти нет сколько-нибудь состоятельного его определения. Даже в тех случаях, когда речь идет о регулировании конкретных видов деятельности, законодатель дает только общее описание этого феномена, а не его понятие. В лучшем случае, в частности применительно к банковской деятельности, закон дает перечень операций, которые образуют эту самую деятельность. Хотя и здесь остается немало вопросов о содержании самой деятельности.
Вместе с тем, практика за последние годы все чаще сталкивается с необходимостью разграничения понятий «действие» и «деятельность». В частности, необходимость определения деятельности через признак систематичности подчеркивали судебные органы.
Верховный суд Российской Федерации в Постановлении от 30 июня 2006 г. по делу № 53-ад06-2 отметил, что отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не образуют состав административного правонарушения при условии, если количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на систематическое получение прибыли.
Дальнейшее исследование понятия «деятельность» в юриспруденции наталкивается на то, что в современном российском праве нет ни самой дефиниции, ни правил формирования понятия «деятельность». Более того, некоторые авторы считают данный признак надуманным, что означает непонимание проблем разграничения правовой квалификации отдельных действий и их совокупности, например, в случаях привлечения к ответственности определенных субъектов.
Поэтому необходимо пользоваться философским и экономическим понятиями деятельности как базовыми, с тем чтобы в дальнейшем сформулировать правовое понятие. В соответствии с рядом высказываний можно представить, например, предпринимательскую деятельность как совокупность постоянно или систематически осуществляемых действий по производству и реализации на рынке материальных и нематериальных благ, по выполнению работ или оказанию услуг и использованию имущества.
Из изложенного можно сделать вывод, что с правовой точки зрения деятельность всегда предполагает длительность и постоянство осуществления отдельных видов действий, которые в совокупности позволяют достичь поставленной цели — получения прибыли.
На наш взгляд, понятие «вид деятельности» можно юридизировать за счет нескольких юридико-технических приемов, используемых в соответствии с целями права и социально-экономического назначения правовых норм. В таком качестве могут быть рассмотрены:
- определение круга объектов прав, которые могут находиться в ведении хозяйствующего или иного субъекта;
- ограничение характера и видов сделок и договоров, которые данный субъект может совершать;
- определение пределов свободы воли субъекта в части выбора отдельных видов деятельности.
Из этих теоретических положений следует вывод, что лицензированию подлежат не отдельные операции, а их совокупность, образующая понятие «вид деятельности». В содержание лицензируемой деятельности должны включаться все необходимые для ее осуществления действия, договоры, сделки. Противоположный вывод приведет к тому, что на один и тот же вид деятельности нужно будет получать несколько видов лицензий.
Содержание лицензионного договора
В соответствии с ГК РФ правообладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (далее - ИС) <1> наделен правомочиями пользования и распоряжения. Распорядиться исключительным правом на объект ИС можно как путем полной передачи исключительного права другому лицу (производному правообладателю), так и путем временного предоставления права использования этого объекта.
Как верно подмечено, в условиях развития современного гражданского законодательства возрастают роль и значение договорного регулирования в гражданском обороте, что обусловливает необходимость повсеместного изучения гражданско-правовых договорных конструкций.[35] В этих целях Кодекс предусматривает специальные договорные конструкции: договор об отчуждении исключительного права, договор коммерческой концессии и лицензионный договор.
Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ) в отличие от договора об отчуждении исключительных прав предполагает временный и ограниченный переход правомочия использования объекта ИС, входящего в содержание исключительного права. «Лицензионное соглашение на сегодняшний день представляет собой наиболее распространенный вид сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во всем мире».[36]
Лицензионный договор - соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в предусмотренных договором пределах.[37]
Сторонами лицензионного договора выступают: лицензиар - обладатель исключительного права и лицензиат - временный пользователь объекта ИС, которыми могут быть любые субъекты гражданских прав с соблюдением правил о праводееспособности. Это отличает лицензионный договор от сходного с ним договора коммерческой концессии, сторонами которого могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Предметом лицензионного договора является право использования определенного объекта интеллектуальной собственности определенными в договоре способами, и лицензиат вправе использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором.[38] Право использования объекта интеллектуальной собственности, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату, потому важно тщательно продумать (и зафиксировать в тексте договора) желаемые возможности использования объекта. Использование лицензиатом объекта способом, не указанным в договоре, либо по прекращении действия лицензионного договора может повлечь не только гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного права, но и административную и уголовную ответственность.
ГК РФ устанавливает требования к форме лицензионного договора: он должен быть заключен в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное. Под «иным» ГК, в частности, подразумевает договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме (ст. 1286 ГК РФ). Кроме этого, Кодекс предусматривает упрощенный порядок для заключения на условиях простой (неисключительной) лицензии лицензионного договора о предоставлении пользователю права использования программы для ЭВМ или базы данных (ст. 1286 ГК) и договора предоставления лицензиату права использования произведения науки, литературы или искусства (открытая лицензия).
Оба эти договора по прямому указанию законодателя считаются договорами присоединения.
Условия открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования произведения. Кроме этого, должны быть указаны действия, совершение которых будет считаться акцептом условий договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
Письменная форма договора об использовании программы для ЭВМ или базы данных также считается соблюденной, если условия договора доведены до пользователя (в частности, изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных) и пользователь начал использовать объект ИС на этих условиях.
Традиционно письменная форма лицензионного договора считается соблюденной при составлении договора - единого документа, подписанного сторонами, но при этом ГК прямо не запрещает иного соблюдения требования о письменной форме (например, обмен письмами) при условии, что в процессе переписки сторонами достигнуто согласие по всем существенным условиям договора. В противном случае лицензионный договор не будет считаться заключенным.
В качестве иллюстрации приведем пример из практики, в котором суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения при отсутствии заключенного между сторонами лицензионного договора в виде отдельного документа.
Как следует из материалов дела, ООО "Б" направило ООО "Р" счет N 00000044, в котором содержалось наименование товара - компьютерная программа Monitor CRM 4.0 "3 + 2", единица измерения, его количество, цена и сумма к оплате - 32000 руб. 00 коп. Ответчик при этом полагал, что между сторонами был заключен лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ и баз данных в порядке, предусмотренном ст. 432, 433, 435 и 438 ГК РФ. Но суд, сделав вывод, что счет на оплату не содержит существенных условий, предусмотренных статьей 1235 ГК РФ, и потому не имеет силы договора, удовлетворил иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения.[39]
Помимо установленного требования к письменной форме договора, ГК в определенных случаях (ст. 1232 ГК) устанавливает необходимость государственной регистрации предоставления права использования объекта ИС.[40] Эта регистрация осуществляется сторонами договора по их заявлению. Несоблюдение указанных требований закона влечет следующие правовые последствия: недействительность лицензионного договора при несоблюдении письменной формы и признание предоставления права использования объекта ИС несостоявшимся - при невыполнении правил о государственной регистрации предоставления права использования.
Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным в отличие от всегда возмездного договора коммерческой концессии.[41] При этом, так же как и в договоре об отчуждении исключительного права, отсутствие в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения делает договор незаключенным, общие правила определения цены в этом случае не применяются.
При предоставлении права использования объекта ИС особое значение для сторон договора имеет территория использования, но если она не указана - лицензиат вправе осуществлять использование объекта на всей территории РФ.
Не делает лицензионный договор незаключенным и отсутствие в нем срока, на который предоставлено право использование объекта ИС. Если срок (который не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС) в договоре не обозначен - договор считается заключенным на пять лет, если иное прямо не предусмотрено ГК. Естественно, что при прекращении исключительного права на объект ИС лицензионный договор прекращается.
К существенным условиям лицензионного договора законом отнесены следующие условия:
1) предмет договора - путем обозначения объекта ИС, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на объект ИС (патент, свидетельство);
2) способы использования объекта ИС (например, изготовление и применение продукта, содержащего техническое решение, предложение к продаже и продажа продукции, содержащей техническое решение, и т.п.);
3) условия о размере вознаграждения или порядке его определения в возмездном лицензионном договоре.[42]
Обратим внимание, что предмет лицензионного договора должен быть конкретизирован, указывая на один из охраняемых объектов интеллектуальной собственности.
Приведем пример из практики. ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании лицензионного договора от 22.09.2011, заключенного с ФГБУ, недействительным (ничтожным). Суд удовлетворил требование заявителя по причине несогласованности предмета лицензионного договора, так как в нарушение п. 6 ст. 1235 ГК РФ сделка не содержала указание на конкретные объекты - результаты интеллектуальной деятельности.
Исходя из буквального толкования оспариваемого лицензионного договора следует, что предметом его является предоставление истцу прав на использование технических решений, технологических приемов и способов, полученных в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию ЗУР 9М317, содержащихся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации. Между тем технические решения, технологические приемы и способы не включены законодателем в исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности, определенный положениями ч. 1 ст. 1225 ГК РФ.[43]
Первоочередное значение для сторон имеет вид заключаемого лицензионного договора: простая (неисключительная) лицензия или исключительная лицензия (ст. 1236 ГК РФ).
Простая (неисключительная) лицензия выражается в том, что предоставление по лицензионному договору лицензиату права использования объекта ИС не лишает лицензиара права выдачи лицензий другим лицам в течение срока действия лицензионного договора.
Исключительная лицензия, напротив, лишает лицензиара права выдачи лицензий другим лицам в период действия договора, заключенного с лицензиатом. Кроме этого, в отличие от ранее действовавшего в ГК правила на сегодняшний день лицензиар лишен права лично использовать объект ИС в пределах, в которых право его использования предоставлено лицензиату на условиях исключительной лицензии, если стороны не предусмотрели иное самим договором.
Выбор вида лицензионного договора закон оставляет на усмотрение сторон, но если лицензионным договором прямо не указано на исключительный характер лицензии, согласно ГК РФ лицензия предполагается простой (неисключительной).[44]
Отметим, что с 2015 г. в ГК вводится понятие так называемой свободной лицензии, суть которой сводится к тому, что правообладатель исключительного права на объект авторских или смежных прав может разрешить любым лицам безвозмездно использовать объект интеллектуальной собственности на определенных им условиях в течение указанного им срока, разместив заявление об этом на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети Интернет. Ограничить правообладателя в этом намерении может лишь наличие исключительной лицензии на тот же объект интеллектуальной собственности.
Закон разрешает лицензиату в рамках действующего лицензионного договора заключить сублицензионный договор при письменном согласии лицензиара. В этом случае возможности использования объекта ИС могут быть предоставлены лицензиатом по сублицензионному договору только в пределах способов использования, предусмотренных лицензионным договором для него самого, а срок сублицензионного договора не может превышать срок лицензионного договора и срок действия исключительного права. Если же сублицензионный договор заключен на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, то согласно ГК он считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Законом также устанавливается, что ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата при заключенном сублицензионном договоре несет лицензиат, но лицензионным договором может быть предусмотрено иное по желанию сторон.
Заключение лицензионного договора влечет для сторон определенные права и обязанности.
В частности, лицензиар обязан предоставить право использования объекта ИС в консенсуальном договоре, а также не препятствовать и не затруднять использование объекта интеллектуальной собственности лицензиатом и сублицензиатом (если такой имеется). В случае неисполнения лицензиаром обязанности по предоставлению права использования объекта интеллектуальной собственности договор может быть расторгнут в судебном порядке.
Например, ФГБОУ ВПО "X" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о расторжении лицензионного договора, по условиям которого лицензиат обязался передать сублицензиату исключительные права на программное обеспечение в течение 30 календарных дней со дня заключения договора, но не сделал этого. Арбитражный суд признал данное нарушение обязательств лицензиатом существенным нарушением условий договора, влекущим невозможность его исполнения, и вынес решение расторгнуть договор
Лицензиат, в свою очередь, также наделен обязанностями по договору:
1) уплатить вознаграждение (если договор возмездный) на условиях, определенных сторонами;
2) использовать объект интеллектуальной собственности способами, определенными договором;
3) представлять лицензиару отчеты об использовании объекта интеллектуальной собственности (если лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное) на условиях, определяемых сторонами.[45]
При этом существенное нарушение лицензиатом обязанности выплаты лицензиару вознаграждения по возмездному договору может повлечь односторонний отказ лицензиара от договора с требованием возмещения убытков, причиненных его расторжением. Но лицензиат, получив от лицензиара уведомление об отказе от договора по подобному основанию, может избежать расторжения договора, погасив задолженность в течение 30 дней с момента получения уведомления. Если же в этот срок вознаграждение не выплачивается, то договор прекращается.
В заключение отметим, что, так как нормы ГК РФ о лицензионном договоре в большинстве своем диспозитивны, то во избежание спорных ситуаций при заключении договора данного вида сторонам необходимо как можно более тщательно продумать условия, закрепив их в тексте договора.
Рассмотрим содержание лицензионного договора на примере открытой лицензии.
Сторонами рассматриваемого договора выступают лицензиар и лицензиат. Лицензиар обязан предоставить лицензиату право использования произведения, а также воздерживаться от действий, способных затруднить использование произведения лицензиатом. Лицензиат обязан не выходить за пределы использования произведения, обозначенные в лицензионном договоре.[46]
Важным правом лицензиара, предусмотренным п. 4 ст.1286.1 ГК РФ, является право на односторонний отказ от договора.
Форма открытой лицензии является письменной. В п.1 статьи 1286.1 ГК РФ сказано, что «в открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной».
В случае если в тексте открытой лицензии не указан срок ее действия, она действует в течение пяти лет, а в отношении программ для ЭВМ - в течение всего срока действия исключительного права. Как правило, стандартные формулировки свободных лицензий предусматривают их действие в течение всего срока исключительного права без его конкретного обозначения. Поскольку срок действия исключительного права на произведения установлен в ст. 1281 ГК РФ, то определение срока действия открытой лицензии возможно с помощью отсылки к данной форме.
Территорией действия открытой лицензии является весь мир. Внесение этого условия в ГК РФ оценивается экспертами как шаг на пути сближения отечественного законодательства с международными стандартами, регулирующими наиболее распространенные свободные лицензии, которые охватывают территорию практически всего мира.[47]
В заключение следует подчеркнуть, что относительная новизна гражданско-правовых норм об открытой лицензии и связанная с этим недостаточность правоприменительной судебной практики делают весьма затруднительной объективную и всестороннюю оценку ее правовой природы.
Проведенный нами анализ ст. 1286.1 ГК РФ и иных гражданско-правовых норм, а также теоретических источников показал, что введение института открытых лицензий многим исследователям представляется решением весьма своевременным и тщательно продуманным. Оно благотворно действует на развитие предпринимательства, поскольку способствует расширению договорной диспозитивности, в значительной степени ускоряет свободное распространение информации, в том числе научных знаний. Открытые лицензии обеспечивают правообладателю подлинную автономию воли при реализации исключительного права в противовес традиционным для российского авторского права разрешительным лицензиям.
Перспектива использования открытых лицензий в России, на наш взгляд, очевидна. Такие лицензии расширяют возможности автора в распоряжении своими произведениями.
Открытые лицензии уже активно применяются, причем не только на уровне авторов, но и на более высоком уровне, например, недавно было принято решение о переводе всех сайтов правительства Москвы (управы, префектуры, ведомства и т.д.) на открытую лицензию Creative Commons. Теперь использование любой информации с этих сайтов будет абсолютно свободным.
Вместе с тем представляется, что нормы закона об открытых лицензиях содержат ряд недостатков. К числу самых существенных можно отнести отсутствие четкой легальной формулировки определения самого понятия, что затрудняет ее отграничение от иных способов предоставления права на использование произведения неопределенному кругу лиц. Все вышеизложенное делает актуальным изучение гражданско-правового института открытых лицензий и стимулирует дальнейшие научные исследования по данной проблематике.