Роспатент отказал обществу в регистрации товарного знака "ЛАНА" в отношении антистатиков по причине низкой различительной способности этого словесного обозначения. В силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ данное обстоятельство является основанием для отказа в регистрации.
Антистатик под таким наименованием со времен СССР производили разные организации, в результате чего, по мнению Роспатента, этот товарный знак не может индивидуализировать продукцию общества.
Общество не согласилось с отказом Роспатента и обжаловало его в суд.
Суд первой инстанции не только поддержал позицию Роспатента, но и пришел к выводу о наличии недобросовестной конкуренции в действиях компании по регистрации товарного знака, поскольку:
- до обращения общества в Роспатент в регистрации прав на словесное обозначение "ЛАНА" уже было отказано нескольким лицам;
- момент подачи заявки на регистрацию совпал с увеличением выпуска антистатика "ЛАНА" другими компаниями, что могло, зарегистрируй Роспатент спорный товарный знак, привести к возможности общества требовать от других лиц прекратить производство и к получению им необоснованных преимуществ.
Полагая, что, признав действия общества недобросовестной конкуренцией, суд в нарушение принципа состязательности и равноправия сторон вышел за установленные АПК РФ пределы рассмотрения спора, компания подала кассационную жалобу.
Рассмотрев ее, президиум СИП указал, что в данном случае действия суда не могут рассматриваться как выход за пределы рассмотрения спора.
Суд руководствовался разъяснением совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1>. Согласно п. 63 этого документа в рамках дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Хотя в рассмотренном деле обжаловался иной акт Роспатента, суд счел возможным применить указанный подход.
--------------------------------
<1> Далее - Постановление N 5/29.
Президиум СИП расширительно истолковал Постановление N 5/29. По его мнению, п. 63 этого Постановления содержит общий подход, предусматривающий возможность признания судом по собственной инициативе, исходя из фактических обстоятельств, действий субъектов в сфере регистрации и использования товарных знаков злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Тем самым была подтверждена возможность признания регистрации товарного знака злоупотреблением не только в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, которым отказано в признании недействительным предоставления правовой охраны этому знаку, но и в рамках любых других дел, связанных с регистрацией и использованием товарных знаков.
В итоге кассационная жалоба общества была признана несостоятельной.
Отметим, что в последнее время разъяснения, изложенные в п. 63 Постановления N 5/29, все чаще применяются Судом по интеллектуальным правам в делах об оспаривании актов Роспатента. Учитывая появление Постановления президиума СИП, активность подобных "выходов за пределы рассмотрения спора" может возрасти еще сильнее.
Однако важно помнить, что суд вправе по собственной инициативе применить ст. 10 ГК РФ, только если вывод о наличии злоупотребления правом в действиях лица, обратившегося с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, очевидно вытекает из фактических обстоятельств дела <1>. В противном случае, по нашему мнению, суд не должен делать вывод о злоупотреблении, так как ст. 10 ГК РФ содержит положение о презумпции добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений.
--------------------------------
<1> См., например: Постановление президиума СИП от 21 мая 2015 г. по делу N СИП-183/2014.
Не менее интересно, на наш взгляд, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18 мая 2015 г. по делу N А23-4478/2014.
В рамках этого дела судами выявлен еще один вид недобросовестной конкуренции - создание фиктивных юрлиц и привлечение их к участию в тендерах (чтобы выиграть самому и помешать другим), которое было признано нарушением подп. 2 п. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции <1>.
--------------------------------
<1> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Комиссия УФАС, проверяя заявления о демпинге при проведении тендера, установила, что заявки общества и другого участника тендеров были поданы с одного IP-адреса в течение незначительного промежутка времени (секунды). При этом другое юрлицо предлагало самую низкую цену контракта и по результатам признавалось победителем, но в итоге отказывалось заключать контракт. Контракт в такой ситуации заключался с обществом.
Эти обстоятельства позволили сделать вывод о соглашении между двумя указанными лицами. Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что другое юрлицо и вовсе является фиктивным (отсутствует в ЕГРЮЛ), в связи с чем деяние было переквалифицировано на недобросовестную конкуренцию.
Суды всех инстанций поддержали выводы УФАС, отметив, что действия по созданию фиктивного юрлица и его участию в тендере позволяют обществу выигрывать аукционы и заключать договоры по цене, близкой к начальной максимальной цене контракта. Это противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, может принести убытки хозяйствующим субъектам - конкурентам, в том числе в виде упущенной выгоды, поскольку лишает их возможности (смысла) подавать приемлемые ценовые предложения в рамках тендера.
К тому же действия общества по созданию образа номинально (фиктивно) существующего предприятия вводят заказчика в заблуждение в отношении лица, желающего оказывать услуги по итогам тендера, что позволяет квалифицировать действия именно по подп. 2 п. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.
Насколько нам известно, рассмотренное дело впервые квалифицирует привлечение фиктивных лиц к участию в торгах в качестве недобросовестной конкуренции. Однако мы бы хотели немного дополнить позицию судов.
На наш взгляд, вывод о наличии недобросовестной конкуренции относится и к ситуации, когда предлагает минимальную цену контракта и впоследствии отказывается от его заключения реально созданное, но управляемое другой организацией лицо (фирма-"однодневка"). Так, в одном из дел с участием того же общества Комиссия УФАС квалифицировала подобные рассматриваемым действия при проведении тендера с участием нескольких лиц, у которых были одни номинальные учредители, именно как недобросовестную конкуренцию, а не заключение ограничивающего конкуренцию соглашения.
Стоит отметить, что такой подход достаточно креативен и остроумен. Когда нарушитель использует для победы на торгах фиктивную компанию или фирму-"однодневку", вряд ли можно говорить о картельном сговоре. С тем же успехом можно обвинить кукловода в сговоре с марионеткой. Вменение же НДК в таком случае вполне обоснованно и позволяет не оставить нарушителя без наказания.
Еще одно практически значимое Постановление было вынесено Судом по интеллектуальным правам 19 мая 2015 г. по делу N СИП-493/2014.
Суд пришел к выводу, что цель действий нарушителя как ключевой критерий недобросовестной конкуренции должна определяться на момент приобретения исключительного права на средство индивидуализации.
В чем суть спора?
Доктор медицинских наук, профессор В.Б. Ульзибат изобрел и запатентовал (но на момент рассмотрения дела патенты прекратили действие) методы лечения тяжелого заболевания, которые использовались в различных лечебных учреждениях.
Общество - правопреемник образованной В.Б. Ульзибатом организации в 2013 г. зарегистрировало словесный знак обслуживания "Метод Ульзибата". При этом обществу принадлежит также исключительное право на серию товарных знаков, включающих фамилию Ульзибата.
Компания - конкурент общества, использующая метод лечения В.Б. Ульзибата, обратилась с заявлением в ФАС России о признании действий по регистрации недобросовестной конкуренцией.
С учетом того что работа по совершенствованию этого метода лечения в СССР, а затем в РФ и странах СНГ велась различными лечебными учреждениями и метод повсеместно известен, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что общество осуществляет действия, препятствующие использованию словесного обозначения "Метод Ульзибата", а вся его конкурентная тактика направлена на формирование у потребителей представления о том, что только оно имеет право на лечение этим методом.
На основании этого ФАС России признала действия общества, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на словесный знак обслуживания "Метод Ульзибата", актом НДК (дело N 1-14-331/00-08-13 <1>).
--------------------------------
<1> https://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-18194-14
Однако Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами антимонопольной службы.
СИП отметил, что для признания действий НДК прежде всего должна быть установлена соответствующая противоправная цель их совершения. Так, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо должно иметь намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.
В данном случае действия общества по регистрации словесного обозначения были направлены исключительно на защиту деловой репутации. Иными словами, на момент регистрации, когда может непосредственно реализоваться умысел на недобросовестное конкурирование, недобросовестность отсутствовала.
Кроме того, приобретение исключительного права на знак обслуживания "Метод Ульзибата" не дает обществу возможности запретить любому другому лицу использовать метод лечения, срок действия патента на который уже истек, так как наличие действующей регистрации знака обслуживания "Метод Ульзибата" не препятствует использованию такого способа лечения.
Руководствуясь этими выводами, СИП признал решение ФАС России недействительным.
Таким образом, в подобных делах ключевой критерий недобросовестной конкуренции - цель - должен определяться на момент приобретения исключительного права на средство индивидуализации.
Последующее поведение лица может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак лицо действовало недобросовестно. Однако недобросовестность только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на него НДК.
В действиях общества отсутствовала цель недобросовестного конкурирования, и, несмотря на широкое использование метода лечения различными организациями, регистрация знака обслуживания с указанием метода не препятствует его использованию другими организациями. Следовательно, действия общества не могли быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция.
* * *
Изложенные в рассмотренных Постановлениях принципиальные позиции судов имеют важное практическое значение - они упростят для бизнеса защиту его прав и интересов и помогут снизить число откровенных нарушений как со стороны конкурентов, так и со стороны антимонопольных органов (при необоснованном вменении НДК).