Краткий обзор лекционного материала для выполнения задания (Тема 7 в онлайн-курсе)

Задание для сквозного проекта по курсу «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство», блок формирование IP-стратегии

(результаты выполнения задания должны быть представлены на слайде/слайдах итоговой презентации в схематичном виде)

 

Зафиксируйте IP-стратегию вашего группового инновационного проекта, которая должна включать в себя:

- Краткий отчет о патентном поиске, проведенном в отношении разработки по открытым источникам информации о российских патентах

- Обоснование выбор способов оформления и правовой охраны разработки.

- При необходимости дополнительно можно представить краткое описание товарного знака (знака обслуживания) для индивидуализации будущего инновационного продукта.

 

Источники литературы для выполнения задания

1. Интеллектуальная собственность для бизнеса. Офи­циальный интернет-сайт Всемирной организации ин­теллектуальной собственности (ВОИС) [Электронный ресурс].

2. Руководство по интеллектуальной собственности. Российская венчурная компания (РВК). С. 1–17 [Электронный ресурс].

3. Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся патентования изобретений и полезных моделей. Официальный интернет-сайт российского Федераль­ного института промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс].

4. О зарубежном патентовании изобретений и полезных моделей. Официальный интернет-сайт Роспатента [Электронный ресурс].

 

Рекомендуемая последовательность действий при осуществлении патентного поиска: Открытый реестр Роспатента (ФИПС) (www1.fips.ru) по изобретениям не предо­ставляет возможности контекстного поиска — только по реквизитам патентов (номер, дата выдачи и т. д.). Надо ввести ключевые слова (словосочетания) в поле контекстного поиска базы PATENTOSOPE (https://patentscope.wipo.int/). Далее для перепроверки можно осуществить аналогичный поиск на www.patents.google.com. По номерам отобранных патентов найти их в базе ФИПС (www1.fips.ru -> Информационные ресурсы -> Открытые реестры -> Реестр изобретений).

 

Краткий обзор лекционного материала для выполнения задания (Тема 7 в онлайн-курсе)

Понятия интеллектуальной собственности и ее охраны

Интеллектуальная собственность — это права на те или иные немате­риальные результаты человеческого труда.

Российский правопорядок предоставляет охрану только тем видам нематериальных объектов, кото­рые указаны в российском законе: это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Несмотря на развитие международной кооперации и унификации, территориальный (национальный) характер прав на ИС в значительной степени продолжает сохраняться. Это означает, что права ИС, возникшие на террито­рии и по законам одного государства, не обязатель­но признаются и охраняются в другом государстве. Охрана ИС имеет национальный характер.

Прежде всего вам нужно понять, способна ли ваша инновация в потенциале стать интеллектуаль­ной собственностью по законам того государства, на рынке которого вы собираетесь работать. Оттал­киваясь от этого, вы сможете выработать IP-страте­гию вашего инновационного проекта.

IP-стратегия инновационного проекта — это стратегия иннова­ционного проекта в части вопросов интел­лектуальной собственности. Должна отвечать на следующие вопросы:

1. В чем состоит инновационная разра­ботка

2. Какие известны аналоги или наиболее близкие разработки.

3. В качестве какого вида объектов ИС разработка будет оформляться и охраняться и почему.

4. Каковы планируемые способы коммер­циализации разработки и обоснование их выбора.

5. Планируется ли правовая охрана «бренда» проекта и в какой форме.

 

Общие свойства интеллектуальной собственности

Абсолютный характер права. Главное свой­ство «вещной» собственности — максимально допустимая юридически степень господства лица над «своим» объектом — в полной мере характерно и для собственности интеллекту­альной.

Нематериальность. Интеллектуальная деятельность человека непосредственно может порождать только нематериальные (идеальные) результаты. Поэтому права интеллектуальной собственности по общему правилу не зависят от предметов, в которых эта ИС воплощена (материальных носите­лей), как и от прав на эти предметы. Сами объекты ИС не могут отчуждаться или ины­ми способами переходить от одного лица к другому; однако права на такие объекты, а также материальные носители, в которых выражены такие объекты, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому.

Единое базовое содержание исключитель­ного права на любой объект ИС. В целом все права на объекты ИС называются в рос­сийском законодательстве «интеллектуаль­ными». По своему составу интеллектуальные права — это:

всегда — исключительные права (которые являются имущественными по своей приро­де, то есть относятся к имуществу);

в случаях, предусмотренных законом, — также и личные неимущественные права, а также иные права (право следования, право доступа и другие).

Личные неимущественные и иные интеллектуаль­ные права по закону являются неотчуждаемыми и непередаваемыми — их невозможно продать, по­дарить, отдать в залог и т. д. Оборотоспособностью т. е. способностью быть объектом рыночного обо­рота (товаром) обладает только такой элемент ин­теллектуальных прав, как исключительное право, а также производные от него права использования ИС. Именно они могут являться объектом сделок с ИС.

Обладатель исключительного права на любой объект ИС имеет по российскому законодательству три основных полномочия:

1. Использовать данный объект ИС самому лю­бым не запрещенным законом способом.

2. Распоряжаться своим исключительным правом, в том числе путем его отчуждения или разре­шения (предоставления права) использования данного объекта ИС другим лицам по договору (например, по лицензионному договору)

3. Запрещать всем иным лицам использование данного объекта ИС и требовать от нарушите­лей своего исключительного права прекраще­ния нарушения и возмещения потерь, причи­ненных нарушением (убытки, установленные законом компенсации).

По умолчанию (все исключения установлены за­коном) охраняемый законом объект ИС без разре­шения правообладателя использовать нельзя!

Срочный (ограниченный во времени) характер действия интеллектуальных прав. Почти для всех объектов интеллекту­альной собственности установлен ограничен­ный срок действия исключительного права: например, для патента на изобретение это 20 лет.

Исключениями являются объекты с теоретически бессрочной охраной:

Секрет производства (ноу-хау), исключитель­ное право, на которое теоретически бессрочно, поскольку оно существует столько, сколько существует (то есть охраняется в режиме конфиденциальности и не разглашается) само ноу-хау.

Фирменное наименование — оно существу­ет столько, сколько существует коммерче­ская организация, поэтому не имеет заранее установленного срока действия (если только организация не создана на заранее опреде­ленный срок).

Наименование места происхождения товара — охраняется в течение всего времени существо­вания возможности производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природ­ными условиями и (или) людскими факторами.

Коммерческое обозначение.

С истечением срока действия исключительного права на объект ИС связано понятие перехода объекта ИС в общественное достояние (англ. public domain), что означает возможность его использо­вания любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Территориальный (национальный) харак­тер признания, действия и защиты прав на ИС.

Технологические результаты интеллектуальной дея­тельности (сокр. РИД) в основном возникают как: объекты авторских прав, объекты патентных прав, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем (ТИМ).

Помимо общих свойств каждый из видов ИС име­ет свои особенности.

В чем общие свойства и различия в охране ИС именно по моделям авторского права и патентного права

Патент (лат. patentis — свидетель­ство, грамота) — выдаваемый патентным ведомством официальный документ установленной формы, удостоверяющий ис­ключительное право лица, которому он вы­дается, на соответствующий объект патентно­го права, а также авторство данного объекта.

Приоритет — важнейшее понятие патентного права. Означает, что из двух или более заявителей на один и тот же РИД исключительное право (и подтверждающий его патент) получит только один — тот, кто подал заявку в патентное ведомство раньше других.

Конвенционный приоритет — правило, согласно которому заявка, подан­ная в одной стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной соб­ственности, обладает во всех других стра­нах — участницах данной конвенции приоритетом в течение 12 месяцев (для изобре­тения и полезной модели) или шесть месяцев (для промышленного образца), исчисляемых с момента подачи заявки в первой стране.

Системы патентования

Итак, вы определили, что ваша разработка потен­циально патентоспособна, и выбрали для нее целе­вые рынки. Как получить на них территориальную защиту путем патентования?

Исключительное право на объект патентных прав возникает с получением патента. Право на получение патента по общему правилу принад­лежит автору объекта патентных прав. Патен­тование возможно в рамках трех систем (видов процедур) — национальной, региональной или международной (PCT):

1 Традиционная (национальная) система: одна национальная заявка в национальное патентное ведомство — один патент данного государства. То есть, подав заявку на выда­чу, например, в патентное ведомство США (англ. United States Patent and Trademark Office (USPTO), https://www.uspto.gov) по националь­ной процедуре США, вы получаете патент США, который дает защиту вашей разработке только в США. При таком подходе вам при­ходится отдельно обращаться в патентное ведомство каждой страны, на территории которого вы хотите защитить свою разработку, а каждое национальное патентное ведомство имеет свои процедуры, формы, правила, сро­ки, требования и т. д.

Региональная система: позволяет обратить­ся в одно уполномоченное межгосударствен­ное патентное ведомство и получить право­вую охрану на территории сразу нескольких стран, которые заключили об этом соответ­ствующий международный договор. Регио­нальные системы патентования:

Евразийская патентная организация (ЕАПО) объединяет девять стран — участниц Евра­зийской патентной конвенции (ЕАПК): Ар­мению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Россию, Таджикистан и Туркменистан; единый евразийский па­тент выдает Евразийское патентное ведом­ство (Москва); охраняемые объекты ИС — только изобретения.

Европейская патентная организация (ЕПО, англ. European Patent Organisation (EPO)) дей­ствует на территории 32 стран Европейского союза — участниц Европейской патентной конвенции (ЕПК, англ. European Patent Convention (EPC)); Европейское Патентное Ведомство (ЕПВ, англ. European Patent Office (EPO)) (Мюнхен) выдает заявителю не единый «европейский патент», а национальные патенты тех стран, которые были указаны в заявке. Эти патенты действуют в соответ­ствующих странах независимо друг от друга (в том числе могут давать разные сроки охраны, способы защиты и т. д. в зависимо­сти от национального правопорядка). Охраняемые объекты — только изобретения. Россия в число стран-участниц не входит.

Африканские региональные патентные организации: Африканская организации интеллектуальной собственности (ОАПИ, https://www.oapi.int, 14 стран-участниц) и Африканская региональная организация по промышленной собственности (АРИПО, https://www.aripo.org, 11 стран-участниц).

Международная система: на основании Договора о патентной кооперации (ДПК, англ. Patent Cooperation Treaty (РСТ)), участниками которого является 151 страна, возможна по­дача одной международной заявки в одно па­тентное ведомство, что приравнивается к по­даче национальной патентной заявки в каждом из выбранных заявителем государств (из числа стран — участниц PCT). Охраняемые объекты ИС — только изобретения. Имеет две фазы — международную (18–30 месяцев) и региональную/национальную: после прохож­дения международной фазы заявка рассматривается национальными патентными ведом­ствами тех стран, в которых испрашивается охрана, или соответствующим региональным патентным ведомством (ЕПВ, ЕАПВ).

Процедура патентования

Каковы стадии патентного процесса?

Шаг 1

Формулируем суть разработки. От того насколь­ко правильно выражена суть новшества, в конеч­ном счете будет зависеть объем охраняемых спо­собов использования — а значит, и коммерческая ценность патента.

Формула изобретения, или полез­ной модели, — ключевое описание разработки из одного предложения, состоя­щее из: названия объекта; вводного слова включающий» (или «состоящий из») и перечисления при­знаков, известных уровню техники; словосочетания «отличающийся тем, что» и перечисления отличительных признаков.

Пример формулы изобретения: «Электронная пушка для СВЧ-приборов, содержащая торцевой катод со сферической или другой криволинейной поверхностью и катододержатель, отличающаяся тем, что катод выполнен по периметру с плоским буртиком, с помощью которого он вставлен в паз катододержателя».

Патент признается нарушенным, только если незаконно используются все пункты его формулы.

Уровень техники (англ. Prior Art) — сведения, ставшие известными неопределенному кругу лиц посредством письменного или устного раскрытия, по­средством использования на практике или другим способом.

Через «подъем» над известным уровнем техники определяется новизна разработки. В известный уровень техники входят и ранее выданные патен­ты, и ранее поданные патентные заявки, и про­чая известная информация, без ограничений по источникам ее публикации. Большинство стран мира (включая Россию) для признания изобретения патентоспособным требуют от него абсолютной ми­ровой новизны — то есть инновация сравнивается со всеми известными мировыми данными.

Шаг 2

Обращаемся к патентному специалисту (патенто­веду) для проведения патентного поиска, исследо­вания на патентную чистоту и составления заявки на выдачу патента.

Патентный поиск — процесс выяв­ления и отбора соответствующих запросу сведений по одному или несколь­ким признакам из источников патентнойинформации¹.

^{1 -} По этому вопросу дополнительно рекомендуется см.: 1. Приказ Роспатента от 23.01.2017 N 8 «Об утверждении Методических реко­мендаций по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)»; 2. [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/ F1527625906/Met.rek.po.patentnym.issled.pdf; 3) ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Патентная чистота — важнейшее условие конкурентоспособности продукта, обеспе­чивающее возможность свободного исполь­зования объекта в какой-либо стране без нарушения действующих на ее территории исключительных прав третьих лиц.

Можно ли сделать это самому? Формально — да: вести дела с патентным ведомством только через патентного поверенного российский закон обязыва­ет лишь тех, кто постоянно проживает за рубежом, а также иностранных юридических лиц. Аналогич­ное правило действует во многих других странах.

Можно самостоятельно проанализировать все доступные источники патентной информации.

Шаг 3

Составление заявки на получение патента и по­дача заявки в патентное ведомство.

Шаг 4

Проведение патентным ведомством сначала формальной экспертизы заявки, а затем ее экс­пертизы по существу. Если формальная экспер­тиза прошла успешно и с даты подачи заявки на изобретение прошло более 18 месяцев, Роспатент обязательно публикует заявку. Со дня публикации Роспатентом сведений о заявке до даты публи­кации сведений о выдаче патента изобретению предоставляется временная правовая охрана.

Временная правовая охрана изобретения (ст. 1392 ГК РФ) — правовая охрана, предоставляемая со дня публикации патентным ведомством сведе­ний о заявке до даты публикации этим же ведомством сведений о выдаче патента.

Кроме случаев, когда заявка содержит государственную тай­ну, либо если до истечения 15 месяцев с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной, либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

Шаг 5

Выдача патента в случае успешного прохождения экспертизы (патентование -процедура долгая, срок может составлять более 2 лет). На практике наличие патента или хотя бы поданной патентной заявки может существенно повышать защищенность вашего проекта и его привлекатель­ность для инвесторов.

 

Секреты производства (ноу-хау)

Зачем патентовать (т. е. раскрывать всем) разработ­ку, если можно ее засекретить? И зачем ее засекре­чивать, если можно запатентовать?

Ноу-хау является самым специфическим объ­ектом ИС. Охрана разработки в режиме ноу-хау может являться предпочтительной в случае, когда:

Непатентоспособность разработки выявляется до ее раскрытия.

Разработка заведомо непатентоспособна или еще не доведена до патентоспособной стадии.

Разработка воплощена в продукте таким образом, что она недоступна или трудно­доступна для «обратного инжиниринга» (англ. Reverse Engineering), т. е. невелика вероятность того, что конкуренты смогут «разобрать» вашу технологию, понять, «как это сделано», скопировать и самостоятельно воспроизвести ее.

Нужен более длительный срок охраны (ис­ключительное право на ноу-хау действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциаль­ность соответствующих сведений (именно поэтому рецепт одноименного напитка корпорация The Coca-Cola Company сохраняет в секрете много десятилетий: патентование рецепта раскрыло бы его и давно перевело в об­щественное достояние в связи с истечением срока действия патента).

Главные минусы ноу-хау (риски):

- Если кто-то добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства стал обладателем сведений, составляющих содержание этого секрета (например, сам придумал то же самое), то он приобретает са­мостоятельное исключительное право на этот секрет производства — ему нельзя запретить использовать этот секрет и требовать с него компенсаций

- В случае даже непреднамеренного раскрытия секретности (нарушения режима конфиденци­альности) исключительное право на ноу-хау пропадает сразу у всех его обладателей. После этого все обладатели секрета могут продол­жать им пользоваться, но не могут запрещать другим делать это, требовать компенсации за нарушение и использовать иные инструмен­ты юридической защиты ИС. Обычно реко­мендуется стремиться к сбалансированному сочетанию: патентовать таким образом, чтобы реально воплотить разработку по одной толь­ко информации из патента было невозможно без знания каких-то специальных нюансов (которые и будут охраняться в режиме секрета производства).

 

Правовые инструменты приобретения и коммерциализации интеллектуальной собственности

Для того чтобы извлекать преимущества из имуще­ственных интеллектуальных прав, их надо сначала получить. Какими юридическими способами приоб­ретаются и коммерциализируются эти права?

Существует два возможных направления коммер­циализации ИС:

1. Можно продавать товар (услугу), в котором воплощена ИС (или который производится/ продается с помощью использования ИС).

2. Можно «продавать» саму ИС — посредством отчуждения или предоставления имуществен­ных прав на ее использование.

Существующие в российском законодательстве инструменты коммерциализации ИС:

1. Самостоятельное использование объекта ИС любым способом, не запрещенным законом. На­пример, самостоятельное производство и прода­жа запатентованного устройства.

2. Залог исключительного права на объект ИС или права использования объекта ИС по лицензион­ному договору (ст. 358.18 ГК РФ).

3. Возмездное отчуждение (продажа) исключитель­ного права (ст. 1234 ГК РФ). После отчуждения исключительное право переходит приобретате­лю, отчуждатель не сохраняет никаких прав на использование объекта ИС.

4. Предоставление права использования объектов ИС по договору:

Коммерческая концессия (франчайзинг) (гл. 54 ГК РФ): комплексный договор, по которому предоставляется право использовать в пред­принимательской деятельности комплекс исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др.), а также деловой репутации и коммерческого опыта в определенном объеме

Лицензионный договор (ст.ст. 1235–1237, 1286, 1286.1, 1308, 1367, 1428, 1459, 1469, 1489 ГК РФ): автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использо­вания объекта ИС на условиях и в пределах, установленных лицензионным договором.

Сублицензионный договор (ст. 1238 ГК РФ): про­изводный от лицензионного. При письменном согласии лицензиара лицензиат может предоста­вить право использования объекта ИС другому лицу (сублицензиату) в пределах и на условиях, оговоренных сублицензионным договором. Ли­цензиат не может предоставить сублицензиату больше прав на использование объекта интел­лектуальной собственности, чем он имеет сам от лицензиара (например, предоставить сублицен­зиату право использования объекта интеллек­туальной собственности способом, который не предусмотрен лицензионным договором между лицензиаром и лицензиатом).

Правильность оформления документов сложно переоценить, ведь по ним определяется само наличие или отсутствие актива. Инвестор или банк, проведя проверку юридической чистоты вашего проекта (англ. due diligence) и обнаружив непоправимые недостатки, может отказаться в нем участвовать ввиду существенных рисков. В худшем случае это может открыться слишком поздно и попросту «похоронить» уже стартовав­ший проект.

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Как защитить те обозначения, которыми вы будете маркировать свой инновационной продукт для потребителей (неважно, будет ли это сектор B2B, B2C и (или) B2G)?

Средства индивидуализации (СИ) сами по себе вряд ли могут признаваться технологическими инновациями. Они лишь служат для выделения организации, имущества, товара, работы, услуги среди прочих однородных субъектов (объектов) и призваны служить обеспечению их узнаваемости у потребителя.

К СИ относятся товарные знаки и знаки обслу­живания (ТЗ и ЗО), наименования мест происхож­дения товаров (НМПТ), фирменные наименования и коммерческие обозначения.

Так же как и объекты патентных прав, некоторые СИ (ТЗ, ЗО и НМПТ) охраняются при условии их регистрации уполномоченным ведомством (в Рос­сии — Роспатент) и требуют уплаты пошлин для поддержания их охраны в силе. Но, в отличие от РИД, СИ не имеют юридической фигуры автора.

Наиболее универсальный и сильный способ охраны для «бренда» — это ТЗ (ЗО): именно на него следует, прежде всего, обращать внимание.

Как и правовая охрана, ТЗ и ЗО носит националь­ный (территориально ограниченный) характер:

для того, чтобы ваш ТЗ (ЗО) имел правовую охрану в определенном государстве, вам необходимо получить государственную регистрацию данного знака в уполномоченном ведомстве данного госу­дарства.

Но для ТЗ (ЗО) существует «Мадридская система международной регистрации знаков» — своеобразный «аналог» системы PCT: Россия, наряду с еще более чем 60 странами, является участ­ником Соглашения о международной регистра­ции знаков (вместе с Инструкцией от 01.04.1992 к указанному соглашению, Общей инструкцией от 01.04.2004 к нему же и Протоколом от 28.06.1989 к нему же), которое позволяет упростить про­цедуру зарубежной регистрации ТЗ (ЗО). Лицо, желающее обеспечить правовую охрану своего товарного знака в странах, участвующих в Мадридском соглашении вместо того, чтобы подавать отдельные заявки на регистрацию в разные стра­ны, может подать единую международную заявку в ВОИС. При этом заявитель должен подать пер­воначальную заявку на регистрацию товарного знака в своей стране и на основании этой заявки заявить, что он желает получить международную регистрацию во всех или некоторых зарубежных странах, участвующих в этом соглашении. Это заявление затем направляется в ВОИС, где после формальной проверки поданной международной заявки осуществляется международная регистра­ция знака. Документы заявки о международной регистрации знака составляются на английском, испанском или французском языке (по выбору за­явителя), а сведения о международной регистра­ции знака оперативно сообщаются странам — участникам соглашения.

Применительно к данному объекту ИС следует также иметь в виду, что в отличие от объектов авторского и патентного права, неиспользование правообладателем своего ТЗ (ЗО) влечет нега­тивные последствия: если знак не используется публично в течение трех лет подряд, то действие исключительного права на него по заявлению заинтересованного лица, поданному в суд, может быть досрочно прекращено (см. ст. 1486 ГК РФ).

При этом следует иметь в виду, что США и Великобритания не участвуют в данном соглашении.