Глава 5. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 2 глава

Таким образом, в настоящее время, несмотря на иногда противоречи­вые положения национального законодательства, региональных и между-ародных договоров, патентование охватывает по меньшей мере три очень ирокие области:

•технические изобретения;

•биотехнологические изобретения;

•изобретения в области информационных технологий.

Сфера патентования изобретений исключительно широка и очерчена Международной патентной классификацией. Таким образом, объекты изобретений могут относиться к любым разделам этой классификации, а именно:

А — жизненные потребности человека;

В — технологические процессы, транспорт;

С — химия, металлургия;

D — текстиль, бумага;

Е — строительство, горное дело;

F — машиностроение, освещение, отопление, оружие, взрывчатые ве­щества;

G — физика;

Н — электричество.

Такое понимание объектов патентного права не является общеприня­тым. Дело в том, что в приводившемся ранее положении Соглашения ТРИПС объектом изобретений признаются продукты или способы во всех областях техники. В патентном законе Советского Союза и первом па­тентном законе Российской Федерации объектами изобретений могли «являться устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культу­ры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению»'. В послед­них редакциях патентного закона Российской Федерации и в ст. 1350(1) Гражданского кодекса термин «объект изобретения» исключен и установ­лено, что «в качестве изобретения охраняется техническое решение в лю­бой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)»².

Данную норму законодательства нельзя считать совершенной. Во-первых, термин «продукт» подразумевает, что он является резуль­татом того или иного производства, например автоматизированного или кустарного, промышленного или сельскохозяйственного. Следовательно, в действительности изобретение относится не к продуктам как таковым, а к продуктам производства, т. е. к производимым товарам.

Во-вторых, термин «способ» также подразумевает, что он относится к производству, поэтому изобретения относятся не к способам как таковым, а к способам производства товаров.

В-третьих, не установлено, какое отношение имеет изобретение к про­дукту производства или способу производства. Ведь из раннего законода­тельства явно следовало, что объект изобретения — это и есть продукт или способ. В новом законодательстве такое тождество не подразумевается, но взаимоотношение изобретения с продуктом или способом не установлено.

Взаимосвязь между изобретением, с одной стороны, и продуктом или способом, с другой стороны, легко установить, используя принцип дуализ­ма интеллектуальной собственности, который рассмотрен в § 1.10. В соот­ветствии с этим принципом объекты интеллектуальной собственности яв­ляются нематериальными объектами, объективно существующими только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах.

Изобретения являются нематериальными объектами, которые объек­тивно существуют только воплощенными в материальных объектах, в ча­стности в товарах. Такими товарами являются прежде всего продукты про­изводства.

Изобретения могут быть воплощены в материальных средствах произ­водства, которые позволяют создавать товары (в том числе и иные средства производства!) в соответствии с выбранной технологией производства или способом производства из сырьевых и энергетических ресурсов посредст­вом трудовых ресурсов.

Следует подчеркнуть, что способы производства должны пониматься в самом широком смысле. Прежде всего это способы производства тех или иных товаров, в том числе переработка сырьевых ресурсов, различные опе­рации над материальными и иными объектами, в том числе измеритель­ные, транспортные, строительные, сельскохозяйственные и т. д. Для лю­бых таких операций необходимы те или иные товары, производимые промышленным, ремесленным или кустарным способом.

Предложенный подход к объектам изобретений подробно рассмотрен в другом издании.

 

§ 5.8. Неохраняемые объекты

Патентное законодательство содержит положения, которые не при­знают изобретениями некоторые результаты творческой деятельности ли­бо патентоспособными некоторые изобретения.

Например, в соответствии со ст. 1349 и 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации такими объектами признаются:

•открытия:

•научные теории и математические методы;

•правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной дея­тельности;

•внешний эстетический вид товаров;

•компьютерные программы;

•представление информации;

•сорта растений, породы животных и биологические способы их по­лучения;

•топологии интегральных микросхем;

•способы клонирования человека;

•способы модификации генетической целостности клеток зародыше­вой линии человека;

•использование человеческих эмбрионов в промышленных и ком­мерческих целях;

•иные решения, противоречащие общественным интересам, принци­пам гуманности и морали.

Не следуют считать, что все перечисленное — это действительно неохраняемые объекты, т. е. общественное достояние. В действительности в этом списке представлены три категории объектов, из которых лишь первые две не охраняются, а остальные либо охраняются иными законами в области интеллектуальной собственности, либо охрана запрещается.

К неохраняемым объектам относят открытия, научные теории и ма­тематические методы. Как уже отмечалось, открытия не признаются охра-| няемыми на международном уровне, поскольку Договор о международной регистрации научных открытий' не вступил в силу. Научные теории и ма- \ тематические методы также не считаются охраняемыми правом интеллек-I туальной собственности. Это обстоятельство выражает то важнейшее зна­чение, которое имеют эти объекты для общественного развития. Любая правовая охрана может подорвать развитие фундаментальной и приклад-¹ ной науки, а также реализацию научных достижений, выраженных, в част-| ности, в научных теориях и соответствующих методах. Именно эти резуль­таты являются основой опытно-конструкторской деятельности и всего изобретательского дела.

Охрана иными законами. Внешний эстетический вид товаров может охраняться законодательством об авторском праве как произведения при­кладного искусства либо патентным правом как промышленные образцы. Правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельно­сти во многих странах охраняются патентным законодательством.

Компьютерные программы являются признанным объектом авторско­го права, но в ряде стран они охраняются и патентным законодательством. Охрана представления информации зависит от существа этого нечетко вы­раженного понятия. Законодательство об авторском праве может охранять представление информации, если последняя содержит охраняемые объек­ты авторского права.

Сорта растений и породы животных охраняются в некоторых странах отдельным законодательством. В Российской Федерации эти объекты ох­раняются в рамках гл. 4 Гражданского кодекса, как и топологии интеграль­ных микросхем.

Запрещение патентной охраны. Запрет вводится на любые изобретения, которые противоречат общественным интересам, а также принципам гу­манности и морали. Это положение использовалось в законодательстве Со­ветского Союза, а затем оказалось включенным и в патентные законы стран с переходной экономикой, без конкретизации смысла этой нормы. Более того, во многих случаях вся патентная охрана может противоречить общественным интересам, поскольку она закрепляет монопольное произ­водство и подавляет конкуренцию, ведет к расточительству сырьевых, энергетических, трудовых и интеллектуальных ресурсов. Однако обычно при введении таких запретов имеют в виду не общие, а частные случаи.

Например, ст. 27(2) Соглашения ТРИ ПС разрешает странам «исклю­чить из области патентуемых изобретения, коммерческое использование которых необходимо предотвратить в пределах их территорий для охраны общественного порядка или морали, включая охрану жизни или здоровья людей, животных или растений, или во избежание серьезного ущерба ок­ружающей среде при условии, что подобное исключение не делается толь­ко потому, что такое использование запрещено национальным законода­тельством»¹.

Статья 27(3) этого же Соглашения допускает, что страны также «могут исключать из области патентуемых изобретений (а) диагностические, те­рапевтические и хирургические методы лечения людей или животных, (Ь) растения и животных, кроме микроорганизмов, а также биологические, по существу, процессы воспроизводства растений или животных, кроме небиологических и микробиологических процессов».

Несмотря на предоставленную возможность, страны с переходной экономикой ею не воспользовались, поскольку методы лечения не исклю­чены из патентования.

Запрет патентования изобретений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, является скорее деклараци­ей, чем реальной нормой, поскольку продолжается патентование изобре­тений в военной сфере, которые не могут использоваться без нанесения

ущерба не только общественному порядку и морали, окружающей среде, но и жизни людей. Не очевидны такие нормы ив отношении разработок по клонированию животных.

 

§ 5.9. Условия патентной охраны изобретений

Изобретения могут относиться к очень широкой сфере производствен­ной деятельности. В этой связи естественным является вопрос: на какие изобретения могут быть выданы патенты? Ответ на него дают особые усло­вия патентной охраны изобретений или условия патентоспособности изо­бретений, установленные в ст. 33(1) Договора о патентной кооперации'. Для целей международной экспертизы изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым. Эти же условия подтверждены в ст. 27(1) Соглашения ТРИПС² и в ст. 1350(1) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Итак, изобретению может быть предоставлена патентная охрана, если оно соответствует условиям патентоспособности:

• новизна;

• изобретательский уровень;

• промышленная применимость.

Соответствие изобретения условиям патентоспособности устанавли­вает патентное ведомство на основании описания изобретения и формулы изобретения.

Описание изобретения должно раскрывать его достаточно ясно и пол­но, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области¹. В правиле 5 Инструкции к Договору о патентной кооперации установлен порядок составления описания, где:

· указывается область техники, к которой относится изобретение;

· указывается предшествующий уровень техники в той степени, в какой он известен заявителю;

· раскрывается сущность изобретения так, чтобы можно было понять техническую задачу и ее решение;

· кратко описываются имеющиеся чертежи;

· излагается лучший вариант осуществления заявленного изобрете­ния;

· ясно указывается, каким образом изобретение может быть исполь­зовано в промышленности.

В патентных ведомствах стран с переходной экономикой, несмотря на их членство в Договоре о патентной кооперации, используется иное изло­жение, что затрудняет переход от национальной заявки к международной.

Формула изобретения должна выражать его сущность. В соответствии со ст. 6 Договора о патентной кооперации «пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на который испрашивается охра­на. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения»'. Требования к формуле изобретения установлены правилом 6 Инструкции к Договору о патентной кооперации².

Формула изобретения является самым важным документом заявки, поскольку объем предоставляемой правовой охраны определяется форму­лой изобретения.

Формула изобретения представляет собой логическое определение изобретения совокупностью всех его существенных признаков. Пункт формулы в ограничительной части содержит признаки заявленного изо­бретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, а в от­личительной части — признаки, которые отличают изобретение от наибо­лее близкого аналога. После ограничительной части пункта в большинстве случаев следует классическое словосочетание «отличающееся тем, что...», которое завершается отличительной частью пункта формулы изобрете­ния.

Новизна изобретения. Вст. 33(2) Договора о патентной кооперации установлено, что «заявленное изобретение считается новым, если его не порочит уровень техники»³. Несмотря на то что такое определение новиз­ны изобретения устанавливается для целей предварительной экспертизы, его используют и в национальном законодательстве. В соответствии со ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации «изобретение яв­ляется новым, если оно не известно из уровня техники». Под уровнем тех­ники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до да­ты подачи заявки на изобретение в патентное ведомство, т. е. до даты приоритета изобретения.

Итак, изобретение считается новым, если о нем нет сведений ни в одном источнике информации до даты подачи заявки или до даты приоритета.

Для того чтобы установить новизну заявленного изобретения, патент­ное ведомство должно (самостоятельно или с помощью иного патентного ведомства) провести поиск по огромному массиву информации и убедить­ся, что отсутствуют сведения, которые могут «опорочить» новизну заяв­ленного изобретения. Если результаты поиска позволяют установить такие сведения, патент на заявленное изобретение не выдается.

В законодательстве многих стран предусматривается льготный период на патентоспособность, допускающий обнародование сведений об изобре­тении до подачи заявки на выдачу патента. В ст. 1350(3) Гражданского ко­декса Российской Федерации установлен шестимесячный льготный период. В ст. 5^bis Парижской конвенции есть норма о льготном сроке по уплате пошлины за поддержание патента в силе, но нет упоминания о льготном периоде на патентоспособность. После принятия Договора о патентном праве положения о льготном периоде (grace period) были включены в про­ект Договора о материальном патентном праве¹.

Изобретательский уровень. В соответствии со ст. 33(3) Договора о па­тентной кооперации² заявленное изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если оно не является очевидным для специа­листов данной области. Такое же определение изобретательского уровня установлено в ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники». Понятие «специалист» в за­конодательстве не определяется, но поскольку решение о признании изо­бретения патентоспособным принимается по результатам экспертных оценок, под специалистом понимается эксперт, рассматривающий заяв­ленное изобретение.

Из всех условий патентоспособности оценка изобретательского уров­ня является наименее объективной. Необъективность начинается с неоп­ределенности достаточной квалификации эксперта патентного ведомства, который выносит суждение об изобретательском уровне заявленного изо­бретения. Эксперты патентных ведомств не могут обладать высоким уров­нем знаний, поскольку они не участвуют, а порой никогда и не участвова­ли в какой-либо исследовательской деятельности. Поэтому обычно эксперт — это специалист-практик средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в некоторой предметной области. Именно так понимается эксперт в Европейском патентном ведомстве.

Обычно считается, что условие изобретательского уровня выражает ювень творчества изобретателя, поскольку именно это условие иногда ождествляют с неочевидностью или нетривиальностью изобретения, днако если изобретение эксперту кажется тривиальным, т. е. простым, такое мнение нельзя считать объективным, поскольку ранее никто иной не смог догадаться о таком техническом решении, кроме самого изобрета­теля.

Точно так же не может быть основанием для отрицания экспертом изобретательского уровня в изобретениях, существо которых он вообще не может понимать. Особенно это характерно для высокотехнологических областей, где изобретения основаны на результатах сложнейших научно-исследовательских работ. Поэтому во многих случаях эксперт патент­ного ведомства не может понять существо заявленного изобретения из-за недостаточного уровня квалификации.

В некоторых странах признается, что условие изобретательского уров­ня совпадает с условием новизны изобретения. Однако такой подход пока не получил распространения, хотя он позволил бы исключить из условий патентоспособности изобретательский уровень, как наименее объектив­ную характеристику изобретения.

Промышленная применимость. В ст. 33(4) Договора о патентной коо­перации установлено, что «заявленное изобретение считается промыш-ленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-нибудь отрасли промышленности»'. Этот критерий патентоспособности используется для целей международной предварительной экспертизы, но ст. 33(5) допуска­ет, что страны могут использовать дополнительные или иные критерии. Расширенные критерии используются в ст. 1350(4) Гражданского кодекса Российской Федерации: «Изобретение является промышленно примени­мым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хо­зяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере». Это условие патентоспособности предполагает оценку принципи­альной пригодности изобретения для его использования в какой-либо из облас­тей деятельности.

Подобно оценке изобретательского уровня, проверка изобретения на промышленную применимость также является субъективной процедурой, способствующей возможным злоупотреблениям эксперта.

Эксперт требует, чтобы изобретатель «раскрыл» ему, как изобретение может быть использовано. Однако информация о воплощении изобрете­ния в реальном объекте относится к секретам производства, являясь ноу-хау изобретателя и предприятия. Раскрытие такой закрытой информа­ции ведет к тому, что она оказывается у третьих лиц вместе с остальными сведениями об изобретении.

Подобной ситуации способствует и то, что проверка патентоспособно­сти изобретения начинается с рассмотрения промышленной применимо­сти, и если изобретатель не раскрыл свои секреты в достаточной мере экс­перту, тот безнаказанно признает, что изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

Такой подход патентных ведомств к проверке промышленной приме­нимости изобретений не только ведет к злоупотреблениям, но и не учиты­вает существо изобретательского дела. Многие специалисты по-прежнему уверены, что изобретательство оторвано от нужд производства. В рамках командной монополизированной экономики постоянно звучали призывы внедрять достижения научно-технического прогресса в производство. Пол

учалось, что научно-технический прогресс — это одно, а производство — это другое. Технологии и способы производства разрабатывались в спе­циализированных проектных институтах, а большинству изобретателей приходилось решать отдельные частные задачи по совершенствованию существующих технологий промышленного производства. При таком под­ходе был естественным вопрос: является ли изобретение применимым и полезным?

Однако в рыночных условиях положение иное. Изобретения создают­ся для совершенствования существующих или создания новых произ­водств и товаров. Большинство изобретений создаются для нужд своего производства. Поэтому оценки экспертов патентных ведомств промыш­ленной применимости таких изобретений выглядят по меньшей мере аб­сурдными.

Очень многие изобретения создаются венчурными фирмами, иссле­довательскими центрами и организациями по договорам с крупными предприятиями, инвестирующими средства в перспективные исследова­ния и разработки. Изобретения такого вида изначально ориентируются на реальное производство и еще до патентования оказываются реализован­ными.

Конечно, существуют и иные виды изобретений. Например, многие изобретатели создают свои изобретения не на крупных предприятиях или в научно-исследовательских центрах, а в кустарных условиях, в свободное от основной работы время. Такая работа изобретателя очень часто оторва­на от потребностей реального производства, и их промышленная приме­нимость действительно не очевидна. Здесь существующая практика про­верки промышленной применимости имеет смысл. Однако количество таких изобретений постоянно уменьшается.

Существует еще один вид изобретений, который нуждается в обяза­тельном и строгом установлении условий промышленной применимости. Речь идет о так называемых зонтичных патентах, которые предназначены не столько для нужд действующего производства, сколько для правового захвата новых, перспективных сфер и направлений деятельности. В таких случаях проверка условий промышленной применимости соответствует общественным интересам. К сожалению, в таких случаях эксперту очень сложно вынести обоснованное решение, поскольку заявки на зонтичные патенты готовят специалисты высшей квалификации, изощренные во всех тонкостях права, содержательной, технологической и патентно-лицензи­онной деятельности.

Уровень техники. Оценка условий патентоспособности изобретения основывается на сопоставлении заявленного изобретения с уровнем тех­ники.

В соответствии с Инструкцией к Договору о патентной кооперации «уровень техники включает все то, что стало доступным публике в мире по­средством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню»'. Несмотря на столь широкое определение, этот же Договор сводит «все то, что стало доступным публике где-то в мире» к сведениям, содержащимся в «минимуме документации».

Таким образом, даже при проведении международного поиска в рам­ках системы РСТ международные поисковые органы используют не все источники информации, а лишь «минимум документации»², как патент­ной, так и журнальной'. Этот «минимум документации» относится только к части источников информации, но и его не имеют многие патентные ве­домства стран с переходной экономикой.

Другими словами, многие патентные ведомства при экспертизе изо­бретений и оценке уровня техники работают с ограниченными источника­ми информации. Во многих странах с переходной экономикой зарубежная печатная продукция практически отсутствует. Доступны лишь отечествен­ные печатные издания и патентная информация, распространяемая раз­личными патентными ведомствами на компакт-дисках и размещенная на некоторых условиях в Интернете.

Таким образом, список источников информации, на основании кото­рых устанавливается уровень техники, не является исчерпывающим. В ре-зул ьтате во многих патентных ведомствах возможности установления уело - вий патентоспособности заявленных изобретений весьма ограничены и их оценки трудно считать достоверными.

Проблема релевантности установления уровня техники актуальна для небольших патентных ведомств, которые не могут иметь экспертов во всех областях техники. В результате такие патентные ведомства вынуждены со­трудничать с ведомствами, которые обладают достаточными интеллектуаль­ными и информационными ресурсами. Для стран с переходной экономикой это прежде всего Российское патентное ведомство, которое является Меж­дународным поисковым органом и органом международной предваритель­ной экспертизы.

Таким образом, действительный уровень техники в любой предметной области надежно установить практически невозможно. Положение с оцен­кой уровня техники становится критическим, поскольку количество инфор­мации возрастает экспоненциально и с каждым годом все труднее провести анализ уровня техники в любой области. Проблема роста информации мо­жет привести к тому, что установить уровень техники окажется невозмож­ным. Поэтому под угрозой оказывается эффективность и существо всей патентной системы.

Существует несколько систем выдачи охранных документов, и каждая из них требует представления особым образом подготовленной заявки на получение охранного документа. Требования к заявке на получение охран­ного документа устанавливаются в международных договорах и в нацио­нальном законодательстве.

В соответствии со ст. 3(1) Договора о патентной кооперации заявка на получение патента на изобретение должна содержать:

• заявление о выдаче патента;

• описание изобретения;

• формулу изобретения;

• чертежи (если это необходимо);

• реферат.

Требования к каждому документу заявки детально регламентируются Инструкцией к Договору о патентной кооперации. Некоторые дополни­тельные разъяснения в отношении заявки устанавливает Договор о па­тентном праве. Как правило, все эти требования подтверждены в нацио­нальном патентном законодательстве.

Рассмотрение заявки на изобретение происходит в несколько этапов. Вначале осуществляется обязательная формальная или предваритель­ ная экспертиза заявки для проверки установленных требований к пред­ставленным документам. Далее проверяется, не относится ли заявленное изобретение к объектам, которые не охраняются законодательством об изобретениях. Если изобретение попадает в эту категорию, то оно не при­знается патентоспособным и принимается решение об отказе в выдаче па­тента на стадии формальной экспертизы. Если же изобретение не попадает в категорию неохраняемых объектов, то заявленный объект признается в принципе патентоспособным.

Дальнейшее рассмотрение заявки, прошедшей формальную эксперти­зу, зависит от действующей системы выдачи патентов.

Существуют следующие системы выдачи патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности:

• явочная система;

• проверочная система;

• отсроченная система.

Явочная система. После формальной экспертизы заявленного объекта патентное ведомство не устанавливает соответствие заявленного объекта условиям патентоспособности и выдает охранный документ под ответст­венность заявителя без гарантии действительности условий патентоспо­собности. По этой причине патенты, полученные в рамках явочной систе­мы, называют «слабыми патентами» в отличие от патентов, полученных в рамках проверочной или отсроченной системы.

Явочная система выдачи охранных документов остается широко распро­страненной. Многие страны азиатского, африканского и южно-американ­ского регионов используют эту систему. Некоторые страны Европы про­должают применять явочную систему (Бельгия, Греция, Испания, Италия, и т. д.). Список стран, использующих ту или иную систему, постоянно из­меняется. Например, в США вначале использовалась явочная система, а сейчас — проверочная.

Во многих странах явочная система используется для выдачи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и охранных свидетельств на топологии интегральных микросхем и т. д. В других стра­нах явочная система не используется для выдачи патентов на изобретения, но применяется для иных объектов интеллектуальной собственности.

Сущность явочной системы выражается хорошо известной фразой: «Кто первым подал заявку на охранный документ, тот его и получил». По­дача заявки на выдачу охранного документа в патентное ведомство означа­ет, что заявитель считает заявляемый объект соответствующим условиям патентоспособности, установленным законодательством. Конечно, заяви­тель может быть необъективным и заявленный объект в действительности не удовлетворяет признакам охраноспособности.

Как и любая иная система выдачи охранных документов, явочная сис­тема имеет достоинства и недостатки. К ее достоинствам относят просто­ту, быстроту и дешевизну выдачи охранных документов. Однако это фор­мальное достоинство. Дело в том, что с точки зрения баланса интересов общества и правообладателей легкость получения патента нельзя считать достоинством. Огромное количество патентов, часть из которых не соот­ветствуют ни одному условию патентоспособности, могут существенным образом осложнять и даже парализовать научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и производственную деятельность. Отсутствие гарантий соответствия признакам охраноспособности заявленного объек­та ведет к множеству апелляций на неправомерность выданных патентов. Явочная система создает идеальные условия для появления «зонтичных патентов».